OLG Düsseldorf: Patentverletzendes Anbieten durch Benennung eines Referenzobjekts und andere Sorgen 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.07.2021 – 15 U 42/20. In seiner Entscheidung hatte der 15. Senat gleich mehrere Probleme zu lösen. Die Beklagte bestritt nicht nur patentverletzende Handlungen, sondern auch die Aktivlegitimation der Klägerin wegen Formunwirksamkeit einer Abtretungserklärung. Zudem war sie der Auffassung, dass der Rückrufanspruchs unverhältnismäßig sei.

I. Sachverhalt

Das Klagepatent betrifft eine sog. Montage- und Reparaturgrube in Form einer ein- oder mehrteiligen Kassette. Das Besondere an der geschützten Grube sind zwei Wassersammelrinnen, die sich längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwänden erstrecken, und durch Laufroste abgedeckt sind. Die Sammelrinnen fangen vom Fahrzeug ablaufendes Wasser auf und entsorgen es. Die Laufroste gewährleisten die Befahrbarkeit.

Die Klägerin ist seit 2017 Inhaberin des Klagepatents. Mit schriftlicher Vereinbarung erteilte die ursprüngliche Inhaberin der Klägerin unentgeltlich eine einfache Lizenz und trat ihr alle vergangenen und zukünftigen Schadensersatz- und Auskunftsansprüche ab. Die Beklagte bietet Montagegruben an, plant die Installation und vertreibt sie unter der Bezeichnung P. Der Kunde kann die Gruben modular konfigurieren, die die Beklagte liefert und montiert.

Für den Einbau einer Arbeits- und Montagegrube bei einer Autobahnmeisterei wurde ein Projekt ausgeschrieben. Die entsprechende Angebotsaufforderung sah für die zu errichtende Grube „Entwässerungsrinnen links und rechts“ sowie die Aufnahme von befahrbaren Gitterrosten vor. Nach der Abgabe eines Angebots erhielt die Beklagte den Zuschlag. Die danach ausgearbeiteten Konstruktionspläne waren mit dem Logo der Beklagte versehen.

Die Grube, die schließlich bei der Autobahnmeisterei installiert wurde, verwirklicht unstreitig alle Merkmale des Hauptanspruchs. Die Beklagte bewarb die dort installierte Grube auf ihrer Webseite damit, dass sie die „komplette technische Werkstattausstattung“ lieferte, unter anderem eine „P“. Laut Werbung bestand die Grube aus einem Stahlfertigteil mit Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölentsorgung.

Einigkeit bestand also darüber, dass die Beklagte eine Grube geliefert hat. Streitig war jedoch die Frage, ob die Beklagte auch die Wassersammelrinnen und Laufroste lieferte und montierte.

II. OLG bestätigt die Entscheidung des LG

Wie schon das LG, bejahte das OLG die Aktivlegitimation mit dem Hinweis auf die grundsätzliche Formfreiheit der Abtretungserklärung. Die Übertragung von Annexansprüchen als Verfügungsgeschäft sei auch dann formfrei möglich, wenn das der Abtretung zugrunde liegende Kausalgeschäft formbedürftig ist.

Das OLG beurteilte gleich zwei Handlungen als patentverletzend. Zum einen sah es in der Werbung mit dem patentverletzenden Referenzobjekt ein Angebot im Sinne von § 9 PatG. Denn die Beklagte erwecke so den Eindruck, eine solche Grube liefern zu können. Da dem Verkehrskreis bekannt bzw. für ihn ermittelbar sei, dass der unstreitig patentverletzende Gegenstand existiere, sei es auch unerheblich, dass die Beklagte nicht alle Merkmale der geschützten Lehre beworben hatte. Entscheidend sei dafür, dass der Verkehr auf die nicht beworbenen Merkmale aus sonstigen objektiven Gesichtspunkten schließen könne. Auf eine freie Zugänglichkeit dieser Information käme es dagegen nicht an. Zum anderen stelle auch die Abgabe des Angebots, da es auf die Angebotsaufforderung erfolgte, ein Angebot im Sinne des Patentgesetzes dar. Denn damit sei der Abschluss eines Vertrages über eine Grube mit genau diesen, patentverletzenden Eigenschaften vorbereitet und gefördert worden sei.

Ohne eine Beweisaufnahme gelangte das OLG zu der Überzeugung, dass die Beklagte auch die Wassersammelrinnen und die Laufroste lieferte und damit eine patentverletzende Montagegrube in den Verkehr brachte. Das OLG sah die von der Klägerin vorgetragenen Tatsachen als nicht beweisbedürftig an, da die Beklagte dem Vortrag der Klägerin nicht hinreichend substantiiert entgegentreten war. Dem umfangreichen und schlüssigen Vortrag der Klägerin (u. a. Eingehung der schuldrechtlichen Verpflichtung zur Lieferung gemäß der Ausschreibung; Konstruktionsplan mit Logo der Beklagten; Abrechnung mit Gruben-Typenbezeichnung gemäß der Ausschreibung) stand die pauschale Behauptung gegenüber, dass der Geschäftsführer der Beklagten darauf hingewiesen habe, dass die Beklagte keine Grube mit Rinnen und Rosten liefern könne und werde. Insbesondere angesichts der Abgabe des Angebots auf die spezifische Angebotsaufforderung, überzeugte dies das Gericht nicht.

Die Beklagte hatte in der Berufungsinstanz erstmalig vorgetragen, dass der Rückruf unverhältnismäßig sei, da die Demontage sehr aufwendig sei und zur vollständigen Zerstörung der Anlage führen würde. Es sei daher nicht damit zu rechnen, dass die Kunden dem Rückruf nachkommen würden. Eine Begründung für die vermeintliche Zerstörung lieferte die Beklagte allerdings nicht. Das OLG wies den Einwand als verspätet zurück und sah zudem keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs. Da bei einem Rückrufanspruch lediglich die ernsthafte Aufforderung an die gewerblichen Besitzer und gerade kein Erfolg des Rückrufs geschuldet sei, käme es nicht darauf an, dass sich der Rückruf u. U. als erfolglos erweisen könnte. Zudem sei das mildere Mittel des Ausbauens der Rinnen und Roste nicht gleich effektiv, da dies nur eine vorrübergehende Störungsbeseitigung darstellen würde. Entsprechend der gängigen Düsseldorfer Spruchpraxis stellte das OLG auch einen Anspruch gegen gewerbliche Endverbraucher fest, da eine Zerstörung nicht offensichtlich und die Weiterveräußerung daher nicht auszuschließen sei.

III. Keine Überraschung aus Düsseldorf

Die Formfreiheit der Abtretungserklärung unabhängig vom zugrunde liegenden Kausalgeschäft ist herrschende Meinung. Sie steht auch nicht im Widerspruch zum Schutzzweck (Übereilungsschutz) des § 518 BGB. Denn dieser ist ausreichend auf der Ebene des schuldrechtlichen Kausalgeschäfts gewährleistet.

Dass das OLG in der Werbung mit einem Referenzobjekt ein Angebot gesehen hat, steht im Einklang mit dem sehr weiten und rein wirtschaftlichen Verständnis des Angebots i. S. d. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Im Unterschied zu § 145 BGB ist es bei § 9 PatG ausreichend, dass eine Nachfrage geschaffen wird, deren Befriedigung durch das Angebot in Aussicht gestellt wird. Dies tut die Beklagte, indem sie das Referenzobjekt bewirbt und das Angebot im Vergabeverfahren abgibt.

Es ist ebenfalls wenig überraschend, dass das OLG den Einwand der Unverhältnismäßigkeit, den die Beklagte richtigerweise im Erkenntnisverfahren vorgebracht hat, abgelehnt hat. Die Unverhältnismäßigkeit gem. § 140 Abs. 4 PatG ist als Ausnahmetatbestand eng auszulegen. Nur wenn die Interessen des Verletzers oder berechtigte Interessen Dritter überwiegen, kann eine Unverhältnismäßigkeit angenommen werden. Im Rahmen des Rückrufanspruchs sind jedoch nur extreme Ausnahmefälle denkbar. Da im Rahmen des Rückrufanspruchs kein Erfolg geschuldet sei, kann die (vermeintliche) Erfolglosigkeit für die Unverhältnismäßigkeit keine Rolle spielen.

von Sophie Prudent